Comment éviter de porter accidentellement atteinte à une marque ?

Il y a contrefaçon de marque lorsqu'une partie utilise la marque de quelqu'un d'autre d'une manière susceptible de créer une confusion, une tromperie ou une erreur quant à l'origine des produits ou des services. Pour établir l'existence d'une contrefaçon, il faut prouver que l'on est propriétaire d'une marque valable et que l'on a des droits de priorité. Le risque de confusion dépend de facteurs tels que l'apparence, la sonorité, l'emplacement des mots, la connotation et l'impression commerciale.

Les atteintes aux marques peuvent prendre diverses formes. Par exemple, dans le conflit entre la succession d'Elvis Presley et BrewDog, la brasserie écossaise a été attaquée pour sa marque de bière « Elvis Juice IPA ». Pour contourner le conflit, les fondateurs de BrewDog ont changé leur nom en Elvis et ont déclaré que la bière portait leur nom, ce qui a suscité un vif intérêt dans la presse.

Un autre exemple concerne la longue bataille entre Apple Corps, la holding des Beatles, et Apple Computer (aujourd'hui Apple Inc). Un accord conclu en 1981 interdisait à Apple Computer d'entrer dans l'industrie musicale, mais les conflits ont refait surface avec l'introduction d'iTunes en 2003.

L'affaire Instagram-LitterGram illustre un conflit entre une petite application et le géant des médias sociaux, Instagram faisant pression sur LitterGram pour qu'il modifie son nom afin d'éviter la dilution de la marque. Starbucks, réputée pour défendre sa marque, s'est engagée dans un débat juridique avec un café appelé « Sambucks » dans l'Oregon. Le tribunal a tranché en faveur de Starbucks, ordonnant le retrait du nom « Buck » de tous les aspects du petit café. Ces affaires soulignent l'importance de la création stratégique d'une marque pour faire face à d'éventuelles contestations de marques.

Éviter les problèmes de contrefaçon de marque

En tant que propriétaire d'entreprise, il est dans votre intérêt de veiller à ce que vos marques ne soient pas accidentellement contrefaites par d'autres parties. La première étape consiste donc à enregistrer votre logo, votre nom commercial, votre produit ou votre marque afin de protéger légalement votre marque.

En l'enregistrant, vous bénéficiez d'une protection juridique qui vous permet d'agir contre les utilisations non autorisées et les contrefacteurs. L'inclusion du symbole « ® » signale l'exclusivité de votre marque et a un effet dissuasif.

Avant d'entamer la procédure d'enregistrement, il est essentiel de s'assurer que la protection de la marque correspond à vos objectifs en matière de propriété intellectuelle. N'oubliez pas qu'une marque enregistrée a une durée de vie de 10 ans en France et qu'elle doit être renouvelée pour être maintenue.

Il est essentiel de comprendre ce qui peut et ne peut pas être enregistré. Les marques peuvent inclure des mots, des sons, des logos, des couleurs ou des combinaisons, mais des restrictions existent pour les contenus offensants, les termes descriptifs, les informations trompeuses, les phrases courantes, les formes génériques et l'utilisation non autorisée de drapeaux nationaux ou d'emblèmes officiels. Un contrôle approfondi des marques similaires permet de garantir l'unicité et l'efficacité de votre marque enregistrée et, en fin de compte, d'assurer l'identité de votre marque pour un succès à long terme sur le marché concurrentiel.

Pour éviter de passer à côté de problèmes potentiels liés aux marques, les entreprises peuvent utiliser un service de surveillance des marques. Vous pouvez également vous inscrire au service de « disponibilité d’une marque, d’un logo » de l’INPI. Ce type de service surveille les registres des marques et vous avertit rapidement de l'existence de marques similaires.

Si vous créez une nouvelle entreprise ou une nouvelle marque, il est conseillé de vérifier si une marque spécifique est déjà enregistrée. Pour ce faire, vous pouvez consulter la Base Marques et effectuer une recherche par nom, par titulaire, par mot-clé ou par phrase.

Si vous pensez que quelqu'un a porté atteinte à votre marque ou si vous craignez de porter accidentellement atteinte à la marque de quelqu'un d'autre, il est conseillé de demander un avis juridique.

Que peut faire un avocat spécialisé en droit des marques ?

Un avocat spécialisé en droit des marques protège essentiellement votre précieuse propriété intellectuelle. Au-delà des tâches ordinaires de dépôt des demandes d'enregistrement de marques, de traitement des oppositions et de gestion des litiges en matière de contrefaçon, ces professionnels jouent un rôle essentiel en tant que conseillers spécialisés et résolveurs de problèmes stratégiques pour votre entreprise. Leur expertise va au-delà des aspects juridiques et vous aide à maximiser la valeur commerciale des actifs de propriété intellectuelle dont vous êtes propriétaire.

Les avocats spécialisés en droit des marques prennent souvent contact avec le contrefacteur par le biais de courriers et d'appels téléphoniques, afin de le persuader de se conformer à des demandes raisonnables de cessation et de désistement. Une résolution rapide est idéale pour minimiser les dommages. La décision de demander le remboursement des frais et des dommages-intérêts est soigneusement pesée. Si le préjudice est stoppé rapidement, il peut être préférable de passer à autre chose. Toutefois, dans certains cas, des paiements importants sont demandés après évaluation des ressources du contrevenant et de la possibilité de les faire appliquer dans une juridiction donnée.

Comment Gerrish Legal peut vous aider ?

Gerrish Legal est un cabinet juridique numérique et dynamique. Nous sommes fiers de prodiguer des conseils juridiques experts et de haute qualité à nos précieux clients. Nous sommes spécialisés dans de nombreux aspects du droit numérique tels que le RGPD, la confidentialité des données, le droit numérique et technologique, le droit commercial et la propriété intellectuelle. 

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Article de Nathalie Pouderoux, Paralegal / Consultante, pour Gerrish Legal